《中国知识产权报》9月2日09版

“在先使用”是商标侵权案件中当事人常采用的抗辩事由之一。在司法实践中，各地法院对在先使用抗辩的基本适用条件已有基本共识，但在个案中，其具体应用的尺度存在差异。如何准确认定“在先使用”的主体、时间节点以及相关标识是否构成有一定影响，成为审理此类案件的关键问题。

近日，江门市中级人民法院二审审结一起涉“杜邦”系列商标的侵权案，对商标在先使用抗辩的适用条件进行了系统阐述，为在先使用抗辩的证据审查认定提供了有益参考。

在后商标遭遇先用权抗辩

杜某公司主营墙面漆、地坪漆、防水涂料等产品的生产和销售，经受让成为“杜邦”“杜邦水漆”“杜邦漆”等6件商标（下称涉案商标）的权利人。据了解，涉案商标被核定使用在第2类“涂料（油漆）、粉刷用石”等产品上，系列商标的最早申请日为2022年7月27日。

杜某公司在经营中发现，漆某某公司在其官网、网络店铺及商品外包装上大量使用“美国杜邦水漆”“美国杜邦”等字样，并在商品上突出使用“杜邦”标识。

杜某公司认为，经过宣传和推广，涉案商标已具有一定知名度，漆某某公司作为同业竞争者，其企业名称字号并无“杜邦”，也不拥有“杜邦”字样的商标，却在国外设立一家公司并将字号翻译为“杜邦”拿到国内使用，相关行为不具有合理性、有违诚信，漆某某公司的上述行为涉嫌构成商标侵权和不正当竞争。

据此，杜某公司将漆某某公司起诉至一审法院，请求判令漆某某公司停止侵权并赔偿经济损失及合理开支共计5万元。

对此，漆某某公司辩称，其使用的“美国杜邦”等标识已获得案外人美国杜某公司的合法授权。该公司是由漆某某公司法定代表人周某于2021年11月3日在国外注册成立，成立时间早于杜某公司涉案商标的申请日。因此，美国杜某公司对“杜邦”字样享有在先使用权，漆某某公司作为被许可人有权继续使用该标识，不构成侵权。

一审法院经审理认为，漆某某公司在官网、店铺销售页面及产品上使用“美国杜邦水漆”等标识，属于商标性使用行为，足以使相关公众对商品来源产生混淆误认，构成对杜某公司注册商标专用权的侵犯，遂判决漆某某公司停止侵权并赔偿经济损失及合理维权费用共计3万元。漆某某公司不服一审判决，向江门中院提起上诉。

证据不足以支持先用抗辩

该案二审的核心争议焦点是“在先使用抗辩”能否成立。对此，江门中院经审理认为，根据商标法第五十九条第三款规定，漆某某公司主张在先使用抗辩，须同时满足以下条件：一是“双在先原则”，即被诉侵权人实际使用涉案商标的时间，应当早于商标注册人申请注册权利商标的时间，同时早于商标注册人使用权利商标的时间；二是使用方式应当为商标性使用，使用效果应达到具有一定影响的程度。

该案中，漆某某公司和美国杜某公司法定代表人虽相同，但双方均为独立法人，在先使用抗辩的主体须与在先使用主体为同一主体，商标在先使用权原则上不能转让或许可他人使用。即使将美国杜某公司的使用行为纳入考量，漆某某公司提交的证据亦存在诸多瑕疵：商品外观包装设计行为不必然证明相关商品已在涉案商标申请日前进入市场销售并产生一定影响；自行制作的销售合同无法确认真实性及形成时间；发票虽早于涉案商标申请日，但交易产品均未包含“杜邦”字样，无关联性和指向性等。

基于此，江门中院认为，漆某某公司提交的证据不能实质性相互印证形成有效证据链，尚不能达到“待证事实具有高度盖然性”的证明标准，其在先使用抗辩不能成立，被诉行为构成商标侵权。

系统保存证据是抗辩关键

随着市场竞争日趋激烈，在商标侵权纠纷中，被告主张在先使用抗辩的情形日渐增多。此类抗辩所援引的证据往往种类繁杂、数量庞大，且部分是缺乏原件可供核对的复制件，给事实认定带来较大难度。如何围绕“在先使用”与“具有一定影响”两项在先使用抗辩的基本构成要件，充分运用证据规则，对证据进行定性分析与定量评估，已成为司法实践中的重要课题。

江门中院副院长、该案二审承办法官肖少杨在接受中国知识产权报记者采访时表示，该案充分展现了证据审查的四条路径：首先，在证据形式上，排除自行制作的合同、未经认证的境外文件、与本案主体无关的第三方证据。例如，漆某某公司援引境外公司及其他关联公司的在先使用证据能否成立，本案提出了主体同一性要求，进而释明第三方主体承继先用权的限定情形。其次，在证据内容上，以“是否让相关公众识别和区分商品来源”为节点，严格区分外观包装设计、域名注册的“准备使用行为”与成交量、销售额、地域影响的“实际使用行为”，且要求证明内容须直接指向被诉标识在权利人申请日、使用日前的“实际使用行为”。如本案中，漆某某公司提交大量使用被诉侵权标识在同类油漆商品的外观包装设计的微信聊天记录、开通淘宝店、域名设计等证据，但均不能证明其标识已经投入商品市场并为公众知悉，因此，不予采信。再次，在证明标准上，坚持综合判断原则，运用逻辑推理和日常生活经验综合全案证据进行判断，而非根据单一证据或数个证据进行比较判断。体现在本案中，法院对于未能提交原件的复制品的证据效力并非一概排除。最后，注意发挥经验法则在证据综合认定中的重要作用。本案中，销售油漆、腻子粉等化学品交易应受到更严格的市场监管，更需要开具发票以便溯源，因此，二审着重审查漆某某公司开具相关发票佐证销售情况，但发票记载均无“杜邦”字样，无法体现关联性，此为该类证据常见的瑕疵问题。

肖少杨提醒从业者，在先使用抗辩的证据保存，首先要系统化，保存带有时间戳及识别字样的合同、发票、广告宣传等，形成完整的证据链，而不能仅依赖包装设计的聊天记录；其次是注意主体一致性，若要通过授权关系主张先用权，须确保授权链条清晰、许可关系稳定，且在商标申请日前已经存在真实的授权使用关系；再次，还要重视“有一定影响”的证明，零星使用不足以构成“有一定影响”，需在区域性市场内形成一定规模的销售和知名度。

来源：中国知识产权报

排版：谭年安

编辑：古慧琳

审校：何奎