作者｜张小娟
北京市隆安律师事务所　合伙人律师、专利代理师

专利侵权诉讼过程中，被告除了进行被诉侵权技术方案未落入权利要求保护范围的抗辩，通常的策略是同时对原告据以起诉的专利申请无效宣告，使得原告的权利基础消失，从而致使侵权问题也无从谈起。在寻找用于无效对方专利的对比文件的过程中，也能从中发现可以作为现有技术抗辩的载体，通过在诉讼程序中主张现有技术抗辩，实现被告不构成侵权的应讼目的。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下称专利权纠纷司法解释）第十四条第一款【1】，规定了现有技术抗辩过程中技术特征比对方法及标准，即将落入专利权保护范围的全部技术特征，在一项现有技术中寻找相应技术特征，比对的标准是这些相应的技术特征与落入专利权保护范围的全部技术特征相同或者无实质性差异。可以看出，比对的对象，是三个技术方案，即权利要求、被诉侵权技术方案、现有技术。步骤是先将被诉侵权技术特征与权利要求技术特征进行比对，然后将被诉侵权技术特征与现有技术的技术特征进行比对，比对也要进行两轮。

然而现实中，在进行现有技术抗辩的比对过程中，往往遇到许多特殊的情况，不便完全依据现行司法解释的规定完成技术特征的比对，而需要另辟蹊径，变通地进行比对，本文主要是探讨是否可以将新颖性比对的方法替代三个技术方案两两比对的问题。

一 现实需求

将权利要求与现有技术比对，原本是发明、实用新型专利授权确权程序中的比对途径，有观点认为，如果能通过将发明、实用新型与现有技术比对后，发现不应当授予专利权的缺陷，权利基础原本就不应该存在，因此也可以成为现有技术抗辩的一种途径【2】。

现实中也确实存在被诉侵权技术方案不便与现有技术比对的情形，比如涉及工业大型设备如炼钢厂的干熄炉、煤矿用的采煤机、电厂的发电机等，如果做被诉侵权技术方案与权利要求的比对，需要被告停车停产，不但会给被告经济上造成巨大损失，同时一旦经比对被诉侵权技术方案未落入权利要求的保护范围，就使得被告由于原告的起诉使自己遭受损失而要求赔偿，从而进一步扩大纠纷。

如仅是通过行政无效程序去解决专利效力的问题，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第七条【3】的规定，涉及发明专利的侵权诉讼，法院并不一定在被告提起无效宣告后中止审理，如果诉讼程序先于无效程序，特别是待诉讼执行程序终结先于行政无效终结的情况下，会使得被告至少要遭受赔偿原告的经济损失的后果，即使权利要求被无效，正常情况又无法执行回转【4】。

因此能在诉讼程序中提出现有技术抗辩具有现实的紧迫性。

二 可行性分析

通过在诉讼程序中主张权利要求的授权缺陷，从而完成现有技术抗辩是否可行呢？

既然现行法将民事诉讼程序与行政无效程序分别立法，硬将无效程序置于诉讼程序中显然不存在法律依据，只能从技术特征的比对的角度探究论证，以寻求能否将比对对象相互替代。限于篇幅，以下仅做将涉案专利与现有技术的比对，来替代被诉侵权技术方案与现有技术的比对的论证。

1.新颖性判断与现有技术抗辩比对的异同

首先，我们需要将《专利审查指南》中新颖性判断【5】，与现有技术抗辩的判定进行比对：

表1　新颖性判断与现有技术抗辩的比对

对比维度

新颖性

现有技术抗辩

法律依据

《专利审查指南》新颖性的审查内容

《专利权纠纷司法解释》第十四条第一款

比对对象

发明、实用新型与现有技术、抵触申请对比

被诉侵权技术方案与现有技术对比

比对标准

同样的发明或者实用新型——技术方案实质上相同

相同或者无实质性差异

比对方法

单独对比

单独对比

通过以上表1对比可以看出，新颖性判断与现有技术抗辩均是通过单独对比的方法，比对两个技术方案，其中新颖性判断中的标准是实质上相同，现有技术抗辩的判断标准是相同或者无实质性差异，笔者认为两者标准为相同含义；从比对对象看，新颖性判断的比对对象是专利与现有技术的比对，而现有技术抗辩则是被诉侵权技术方案与现有技术的比对，因此可以看出，如实现在专利侵权诉讼程序中以专利缺乏新颖性不应被授予专利权，来代替现有技术抗辩，需要首先将与现有技术比对的被诉侵权技术方案替换成专利的权利要求，是否可以如此替换，是解决能否在专利侵权诉讼中直接将权利要求与现有技术比对从而实现现有技术抗辩的关键。

2.重温全面覆盖原则

我们再分析下是否可做此替换。如前所述，如依据《专利权纠纷司法解释》第十四条第一款的判断方法，现有技术抗辩实际是存在两轮比对，即先将被诉侵权技术特征与权利要求技术特征进行比对，再将落入专利权保护范围的技术特征与现有技术的技术特征进行比对。在此需要回顾下全面覆盖原则【6】，其中落入保护范围的情形是：被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征，也就是说权利要求的技术特征是被诉侵权技术方案的技术特征的子集，用图示表示如下：

其中：

权利要求的保护范围
A+B+C

被诉侵权技术方案
A+B+C（+D）【7】

图　权利要求与被诉侵权技术方案的范围关系

上图外圈椭圆形部分表示权利要求的保护范围，内圈圆形部分表示被诉侵权技术方案的范围，由于被诉侵权技术方案的技术特征数量大于等于权利要求的技术特征，因此多出的限定使得其范围更小，当两者技术特征数量相同时，范围重合。

3.比对替代

接下来我们分两种情形尝试比对替代，即将被诉侵权技术方案的技术特征，替代权利要求的技术特征，与现有技术进行比对。

比对之前，先要讨论下《专利权纠纷司法解释》第十四条第一款所规定的“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”的含义，从字面理解，即可以是被诉侵权技术方案中与权利要求相对应的全部相同和/或等同的技术特征A+B+C，也可以是被诉落入专利权保护范围的技术方案的全部技术特征即A+B+C或A+B+C+D。如果存在A+B+C+D的情形，由于《专利权纠纷司法解释》第十四条第一款中“与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的”的表述，现有技术也至少存在A+B+C+D，如果是这样，相当于现有技术比权利要求的技术特征更多，尤其是D特征如果是创新性技术特征，难免对现有技术的要求过于严苛，因此笔者认为将“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”理解为“被诉侵权技术方案中与权利要求相对应的全部相同和/或等同的技术特征”更为公允。

（1）首先分析被诉侵权技术特征与权利要求相对应的技术特征全部相同的情形

表2　被诉侵权技术特征与权利要求技术特征全部相同的情形

权利要求

被诉侵权技术方案

现有技术

A+B+C

A+B+C+D

A+B+C

A+B+C

以上表2中，如果被诉侵权技术方案落入权利要求的保护范围，并且全部技术特征都构成相同，根据《专利权纠纷司法解释》第十四条第一款的规定，不论被诉侵权技术方案的技术特征是A+B+C还是A+B+C+D，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征均为A+B+C，那么不论是被诉侵权技术方案与现有技术对比，还有权利要求与现有技术对比，在被诉侵权技术方案与权利要求的全部技术特征相同的情况下，哪一个与现有技术比对，并没有差异。因此技术特征相同的情形完全可以用权利要求与现有技术的比对替代被诉侵权技术方案与现有技术的比对。

（2）其次分析被诉侵权技术特征与权利要求相对应的技术特征存在一个及一个以上等同的情形

在分析等同情形之前，同样需要讨论一个问题，那就是《专利权纠纷司法解释》第十四条第一款中“与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的”中的“无实质性差异”是否就是等同？笔者先不做判断，而是分“无实质性差异=等同”和“无实质性差异≠等同”两种情形进行讨论。

为方便说明，将权利要求的技术特征用下脚注“1”表示，现有技术的技术特征用下脚注“2”表示。

表3　被诉侵权技术特征与权利要求技术特征存在等同的情形

权利要求

被诉侵权技术方案

现有技术

A 1 +B 1 +C 1

A+B+C+D

A 2 +B 2 +C 2

A+B+C

如果“无实质性差异=等同”，当落入权利要求保护范围的被诉侵权技术方案至少有一个技术特征与权利要求的技术特征等同时，直接用权利要求的技术特征A1+B1+C1 替代A+B+C与现有技术的A2+B2+C2 的比对，必须有一个前提，就是当A+B+C与A1+B1+C1 等同，且A1+B1+C1 与A2+B2+C2 等同的前提下，必然能推导出A+B+C与A2+B2+C2等同，显然前者两两等同并非是后者等同的充分条件。例如，三种物质，1号物质为乙醇，2号物质为甲醇，3号物质为丙酮，1号、2号物质都是醇类，极性相近，某些反应中可互换，2号、3号物质都是常见的有机溶剂，在某些溶解场景下可以互换，但是1号与3号物质相差甚远，化学类别不同，沸点、极性、反应性差别较大，不能认定两者当然就等同。因此，在“无实质性差异=等同”的情形下，无法实现用权利要求替代被诉侵权技术方案与现有技术进行比对。

如果是“无实质性差异≠等同”，A+B+C与A2+B2+C2 对比后的无实质性差异，更不可能推导出，与A+B+C等同的A1+B1+C1 与A2+B2+C2 对比后得出无实质性差异的结论，同样，“无实质性差异≠等同”的情形依然无法用权利要求替代被诉侵权技术方案与现有技术比对。

（3）总结

从以上的分析可以看出，仅当被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求的技术特征全部相同时，才可用权利要求替代被诉侵权技术方案与现有技术进行比对。这样看来，似乎权利要求替代被诉侵权技术方案与现有技术比对有应用场景，但仔细想来，如果能够确定被诉侵权技术方案与权利要求的技术特征全部相同，那必然是经过了被诉侵权技术方案与权利要求的比对，本文最初提到的由于被诉侵权技术方案的技术特征难以获得所造成的难以比对才做此比对替代的现实要求基础就不复存在了。况且对于技术特征相同的比对是非常容易得出结论的，依据《专利权纠纷司法解释》第十四条第一款的步骤完成比对，与仅通过权利要求直接与现有技术比对并不会增加过多的实操过程的难度。

三 结论

综上，虽然从逻辑上讲在权利要求存在不应授予专利权的缺陷的情况下，其主张被告侵权的基础就不存在，但是在现有制度的框架下还不能通过法院审理专利权效力的问题，也不存在现实的可能性。【8】

注释：

1.《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

2.2021年出版的章建勤律师与笔者共同完成的《中国专利侵权判定诉讼实物指南 正义-从粗糙到精细》一书中也秉持此试探性观点。

3.《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第七条人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经国务院专利行政部门审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。

4.《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

5.《专利审查指南》中新颖性的审查中的相关内容

6.《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第二款被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

7.A、B、C、D均表示技术特征

8.参见章建勤、丛芳发表的论文《试论在中国专利侵权诉讼中引入无效抗辩的不可行和不可取》，登载于《中国发明与专利》2019年第8期。